Marcas Similares, Importancia De La Notoriedad

Las marcas en general, según diferentes resoluciones del Tribunal Registral Administrativo, son "signos que distinguen productos o servicios y juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos" .
Para comprender el concepto de marca notoria, debemos partir de la definición de qué es una marca notoria. La  Ley de Marcas y otros signos distintivos , en su artículo segundo define la marca notoriamente conocida como un "signo o combinación de signos que se
conocen en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales."
La protección de la marca notoria se ha dado a través de la jurisprudencia judicial, como en el voto No. 116-90 de la Sala Primera de las catorce horas, diez minutos del seis de abril, en el que se señala, en lo que es de interés, lo siguiente:

"I.- (…) "I.- Reiteradamente se ha resuelto que en materia de marcas existen dos sistemas bien definidos. Uno, el atributivo o dispositivo, de origen alemán y que recogió la legislación argentina y también la nuestra, conforme al cual sólo el que inscribe el signo con que distingue sus productos o mercancías tiene derecho a protección; y el otro, declarativo, de origen francés, en el que el comerciante se concreta al uso y a declarar que ha adoptado tal o cual signo para distinguir sus productos o mercaderías; en éste, el registro nada agrega al derecho preexistente. Una combinación de los dos sistemas ha dado lugar al llamado
sistema mixto (…) Pero como no hay regla sin excepción, aun (sic) dentro del sistema atributivo la más moderna doctrina y jurisprudencia admiten, que ciertas marcas no inscritas no carecen por eso de todo valor, no están desprovistas de toda eficacia, de toda protección, conforme aparece de las sentencias de Casación números 2 de las 14, 40 horas del 18 de enero de 1955 y 68 de las 16 horas del 9 de agosto de 1956. Igualmente se ha resuelto que, aunque nuestro sistema es atributivo, el Convenio Centroamericano "tenía que comprender también las marcas extranjeras de los Estados que siguen el sistema declarativo, y por
esa razón se estableció, en el artículo 85, no sólo la marca registrada sino también la marca adoptada (Sentencia de esta Sala número 39 de las 15 horas del 12 de junio de 1981). Por otra parte, conforme se consideró en la segunda Sentencia de Casación antes citada, vulnera la buena fe y es contraria al normal y honrado desarrollo del comercio, la circunstancia de que se registre como marca de esta clase, para distinguir productos de la propia naturaleza, la denominación que por años ha tenido otra persona entre comerciantes y público consumidor, sentencia que en la que también se expresó lo siguiente: "…sería
desconocer la realidad de los hechos y a pretexto de la rigidez del sistema atributivo, negar el amparo jurisdiccional a la buena fe que debe ser norma de acatamiento ineludible en la materia de que se trata; … así la doctrina como la jurisprudencia relativas a tal sistema, en una evolución constante de conceptos y construcciones jurídicas, han llegado a admitir la necesaria protección de las marcas que pueden calificarse de hecho, especialmente frente a una concurrencia o competencia ilícita o desleal, a que tan propicia es la existencia de tales
distintivos, si llega a acreditarse en forma y por ahí a despertar la codicia de los ompetidores. Criterio el anterior que ha dado origen a la doctrina que modernamente se conoce como "de las marcas de renombre" o "de las marcas notorias", que precisamente por esa circunstancia de ser de renombre o notorias, deben protegerse aunque no estén inscritas, protección que se da contra las actuaciones de otras personas, que la misma doctrina denomina "actividades parasitarias" o "actos parasitarios". Desde luego, el mismo fundamento doctrinal
y la misma protección existe tanto para las marcas como para los nombres
comerciales…".

La doctrina ha señalado que para que haya notoriedad de las marcas, estas deben ser conocidas por la mayor parte del público, por el consumidor final, potencial, y eventual, así como por el no consumidor del producto. Para la doctrina, la marca debe trascender la rama comercial e industrial en la que se circunscribe, sino que: "este conocimiento no basta,
hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa inmediata asociación"


2. Criterios para reconocer la notoriedad de una marca

Para Costa Rica, el compromiso de proteger las marcas notorias deviene de su incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
(Ley No. 7484) y la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Ley No. 7475. A partir de ellas, se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el artículo 8 inciso e) que dispone:
"Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros: (…) e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo."

En el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos, se establecen los criterios para reconocer la notoriedad de una marca, a saber:
• La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.
• La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.
• La antigüedad de la marca y su uso constante.
• El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca  distingue.

Los titulares de una marca buscan a través de estos signos distinguirse unos de otros, atraer clientes, crear preferencias, dando al consumidor los elementos comparativos, garantías y promesas de calidad, a efectos de crear un vínculo de fidelidad entre el consumidor y la
marca.
Otros criterios adicionales que se deben utilizar para determinar la notoriedad de una marca son los señalados por el Tribunal Registral Administrativo. Ello, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Marcas y la Recomendación número 833; aprobada por las Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que establecen :
"(…) 4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la
marca; 5. La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente reconocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca (…)"

3. Los sectores pertinentes
El Reglamento de la Ley de Marcas y otros signos distintivos considera en el artículo 31, como sectores pertinentes los siguientes:
"(…) a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca.
b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca (…)"

Para el Tribunal Registral Administrativo las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes, sino que también son útiles para los consumidores. Para ellos, estima el Tribunal, las marcas sirven de punto de referencia, elección, comprobación, recordatorio y de reputación de un producto o servicio.

4. Normativa internacional sobre marcas notorias

 Las siguientes son las normas internacionales, que el  Tribunal Registral Administrativo cita en sus sentencias y que regulan el tema de las marcas notorias, las cuales fueron suscritas por Costa Rica mediante convenios internacionales:
a) Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial "Marcas: marcas notoriamente conocidas
1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.
2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.
3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe."

b) Artículo 16, inciso 2. Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)
"(…) 

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. (…)"


5. Casos sobre marcas notorias en Costa Rica

• Caso de la marca Risk: reconocimiento de una marca notoria no inscrita en Costa Rica

El recurso de apelación fue interpuesto por la empresa Eurocorset S.A., quien se opone a la inscripción de la marca de comercio "Risk" (Diseño), propiedad de la empresa Inversiones Catay S&T del Oriente S.A.  La marca pretende ser inscrita  en la clase 25, para proteger y distinguir vestidos de todo tipo de hombre y mujer. 

Entre los hechos probados se tiene que la marca "Risk" de la empresa Eurocorset S.A.
se ha publicitado en múltiples publicaciones y como hecho no probado se tuvo que dicha marca no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica.

En primera instancia, dicho Registro descartó la oposición de la empresa Eurocorset S.A. al considerar que si bien existe identidad fonética, gráfica e ideológicamente entre ambos signos, la prueba presentada no era suficiente para afirmar la notoriedad de su marca en
Costa Rica, ya que indican se presenta en medios de circulación extranjeros y no se demuestra que la marca sea conocida, difundida ni usada en Costa Rica.

A diferencia del aquo, el Tribunal consideró que a partir del artículo 8, inciso f y el artículo 6bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, la empresa recurrente tiene la legitimación como titular de una marca notoria para oponerse a otros signos distintivos que le causen perjuicios, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Marcas.

A partir de ahí, la sentencia establece que de oficio o a instancia de parte interesada, el Registro de la Propiedad Industrial deberá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente
conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión.

En el voto de cita, considera el Tribunal que la marca "Risk" es notoria dentro del sector
pertinente y  por ende, debe protegerse, toda vez que, de conformidad con lo que al efecto establece la doctrina sobre este punto:

"El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un plano
lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (…) El principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del
correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a
quien la usa por vez primera para designar sus productos."[2]

 El Tribunal consideró que se estuvo en presencia de dos elementos: el derecho que se genera con la inscripción de una marca y el derecho de una marca no inscrita, pero que es usada, de ahí se confiere el derecho de exclusiva para oponerse a que un tercero utilice signos idénticos o similares.

En el caso en particular, si bien la empresa Eurocoset S.A no inscribió su marca en el país, lo cierto es que es una marca notoria y el Tribunal lo reconoce así, al  expresar que la marca Risk es conocida en Europa y, por lo tanto, como marca notoria, su titular puede oponerse a
terceros.

Para el Tribunal es importante indicar que para decretar tal declaratoria, no se requiere que ésta sea usada en el país, como erróneamente lo apunta el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que ni la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ni el Convenio de París, así lo exigen, y como consecuencia de ello, tampoco se debe exigir como requisito para el reconocimiento de la notoriedad, que la marca esté registrada.

• Caso de la marca  Ezekiel: qué da la notoriedad

El Tribunal Registral Administrativo ha considerado que son los medios de prueba
los que permiten demostrar la notoriedad de una marca, para ello reitera el
fallo del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

"Por otro lado, la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios de
prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por los compradores potenciales, cuando la marca se dirige sólo a ellos, o por el público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso. Estas pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos
que distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada
caso."[3]

 De la prueba aportada al expediente, los juzgadores no lograron determinar el uso de la marca para obtener el derecho preferente, la oponente no ddemostró la notoriedad ni la inscripción de la marca "Ezequiel" en otros países y se consideró que aparecer en un
sitio en Internet y publicaciones de revistas, no son elementos probatorios
suficientes, para oponerse el reconocimiento del derecho que otorga el numeral 44 de la Ley de Marcas. 

Por todo indicado, el Tribunal, rechazó la totalidad de los agravios, ya que la marca opositora no goza de la presunta notoriedad alegada, su uso anterior, pues, no aportó al expediente pruebas idóneas que demuestren su dicho, conforme los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico.

1.  Conclusiones

La importancia económica de la marca, radica la necesidad de su protección jurídica, elementos que se interrelacionan y se complementan. De ahí que el titular de un signo marcario busca además de proteger su inversión, la protección de la reputación de la misma. El reconocimiento de la marca notoria implica que el producto o servicio relacionado a esa marca, no sólo ha tomado posesión en el sector de mercado pertinente, sino que su marca ha sido interiorizada por el consumidor, asociando y reconociendo el producto y a su
fabricante a partir de su signo distintivo.

La protección de la marca notoria ha sido posible por medio de su difusión, uso, antigüedad, su función comunicativa, no sólo por su inscripción en un registro.
Estas particularidades han permitido a su titular protegerla de la intromisión de terceros, que generen en el consumidor el riesgo de confusión o error en relación con el producto.

La competencia desleal, puede resultar común cuando terceros intentan aprovecharse del prestigio, calidad, procedencia de esa marcas notorias. En los casos analizados en este
documento, se pueden observar como terceros han pretendido aprovechar el nombre
de una marca y sólo mediante el cotejo marcario, es posible determinar si procede o no la inscripción de esas marcas.

La reputación de la marca notoria puede ser afectada por esos signos que sin contar con la autorización, se aprovechan del compromiso de calidad de la marca original. Con ello, el
consumidor es inducido a error y la mayoría de las veces el producto no alcanza
los estándares de calidad, lo cual conlleva que el publico deje de consumir los productos de la marca notoria y le cause un grave perjuicio no solo en su reputación sino económico.

Nuestro Tribunal Registral Administrativo en sus fallos, ha sido conciso y riguro al realizar el cotejo marcario y verificar el riesgo de confusión que puede causar la procedencia
empresarial de los productos o servicios que han sido sometidos a su conocimiento.

En sus sentencias, ha buscado proteger la marca notoria, tal como establece la normativa
internacional, ha evitado el debilitamiento y el aprovechamiento del nombre de la una marca notoria por parte de terceros.

La protección de la marca notoria protege la propiedad, comprende el derecho de empresarial de su titular y el desarrollo de comercio mediante la competencia leal de sus participantes.

BIBLIOGRAFÍA

Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. DECISION DEL
PANEL ADMINISTRATIVO. Sinteplast S.A. v. Pablo Pablo, d/b/a P.S.Caso N°
D2000-0815. En: http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0815.html

Convenio de París para la protección de la propiedad
industrial En: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/index.html

Fernández-Nóvoa Carlos (2004). Tratado sobre Derecho de
Marcas. Segunda Edición. Gómez-Acebo & Pombo, Abogados. Madrid- Barcelona.

OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas, Buenos Aires: Tercera Edición, Abeledo-Perrot,
Sexta Edición 2006

Organización Mundial de Comercio (2010). Aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio En:
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Jurisprudencia

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 246-2008

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 499-2008

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 197-2009

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 371-2009

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 405-2009.

Tribunal Registral
Administrativo, Voto Nº 883-2009